Справочник Бухгалтера

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения.
2. Определение понятия «сходство до степени смешения».
3. Признаки сходства товарных знаков до степени смешения.
4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

• на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
• на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
• на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

2. Определение понятия «сходство до степени смешения».

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения. То есть не требуется доказывать реальные случаи введения потребителя в заблуждение, достаточно доказать опасность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы. Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

3. Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» – «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» – «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» – Бар «Парбарра, Samsung – Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения Сходство до степени смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков.

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг. Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав. Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п. Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав. Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено. Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: сходство до степени смешения, товарные знаки, интеллектуальная собственность, признаки сходства до степени смешения

Одним из условий охраноспособности товарного знака является критерий товарного знака Различительная способность.

Что такое различительная способность товарного знака- это требование того, что заявленное обозначение обладает всеми необходимыми характеристиками, которые позволяют потребителю отличать товары или услуги одного производителя от аналогичных товаров и услуг других производителей.

В соответствии с п. 1. ст. 1483 ГК РФ, «…Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Например » Центр современного искусства «ВИНЗАВОД», товарный знак приобрел различительную способность за счет интенсивного использования и был зарегистрирован Роспатентом в качестве охраняемого элемента.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания…»на основании Приказа Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 года № 482 патентная экспертиза при рассмотрении заявки на товарный знак, знак обслуживания устанавливает — относится ли заявленное обозначение к объектам, обладающим различительной способностью или нет в соответствие с п. 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, относятся:
• «…простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
• общепринятые наименования;
• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар» Примером может служить:

Неохраноспособный товарный знак за счет интенсивного использования конкретным производителем может приобрести различительную способность , но для приобретения охраноспособности знака требуется доказательство, что различительную способность знак приобрел в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей, в средствах массовой информации. Примером может служить товарный знак, который приобрел различительную способность путем приведения в Роспатент соответствующих доказательств.

Примером может служить товарный знак, который приобрел различительную способность путем многолетнего использования.

При этом патентная экспертиза устанавливает, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствие с определением ВАС РФ от 01.10.2013 № ВАС-13062/13, патентной экспертизе Роспатента необходимо доказать факт вхождения данного обозначения во всеобщее употребление. Требование предполагает следующее: обозначение теряет свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области, то есть несколько производителей выпускают товар с данным товарным знаком или оказывают услугу с таким же знаком обслуживания. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной.

При исследовании используются данные мнения максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.
Например, судом была признана потеря различительной способности товарного знака 34 класса МКТУ»Беломорканал», который с 1930 года использовалось и используется в настоящее время различными производителями, в том числе, фабрика имени Урицкого, на которой начато производство папирос «Беломорканал», сегодня функционирует как ОАО «Петро» и продолжает производство папирос, маркированных обозначением «Беломорканал», а, следовательно, спорное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары конкретного юридического лица (статья 1477 ГК РФ). При таких обстоятельствах суд согласился с выводом Роспатента о том, что обозначение «Беломорканал» не обладает различительной способностью» (определение ВАС РФ от 01.10.2013 № ВАС-13062/13).

За счет использования товарного знака несколькими производителями, товарный знак, который изначально обладал различительной способностью, может со временем ее утратить. То есть обстоятельства, возникающие после регистрации товарного знака, связанные с его последующим использованием, могут повлиять на действительность этой регистрации. Для того, что бы этого не произошло, тем, кто выпускает аналогичную продукцию с таким же названием, можно предложить заключение Лицензионного договора.
Иначе возможен такой вариант,например:
В соответствие со ст. 1514 ГК РФ «Правовая охрана товарного знака прекращается … 6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно на, например, по причине неиспользования товарного знака правообладателем непрерывно в течение трех лет в соответствии со ст. 1486 ГК РФ. А по Лицензии он может быть признан использованным.

Положение (ст. 1512) содержит информацию о том, что , что «предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: 1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 — 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса», которые применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения».
На необходимо знать, что, для товарного знака, который утратил со временем различительную способность, правовая охрана не может быть прекращена «задним числом» — с даты регистрации, но может быть прекращена на будущее, если он потерял различительную способность.

На основании протокола № 13 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 ноября 2015 года «…вывод об охраноспособности на дату предоставления охраны, естественно, не может быть изменён последующими обстоятельствами, такими как утрата охраноспособности и, соответственно, нет никаких оснований для аннулирования регистрации задним числом. «В частности, в случае утраты обозначением различительной способности проводится повторная оценка охраноспособности… возникает новый юридический факт— вывод об утрате различительной способности… и должен применяться подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП-23/10 от 05.04.17г. была утверждена Информационная справка «…подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой «…утрата обозначением различительной способности после государственной регистрации товарного знака не является основанием для удовлетворения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированных несоответствием товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ».

Таким образом, указанная норма п. 2 ст. 1512 ГК РФ «…не распространяется… если обозначение на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент соответствовало условиям охраноспособности, а на дату подачи возражений перестало им соответствовать …Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то правовая охрана должна действовать весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось.

Если на момент государственной регистрации товарного знака он обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не влечет признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ»

На основании вышесказанного, правовая охрана товарного знака, знака обслуживания, может быть прекращена только в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ – а именно: на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Товарный знак, коммерческая символика или наименование, дизайн упаковки или оригинальный вид товара – это средства, выделяющие компанию из серой массы конкурентов и формирующие узнаваемый образ у покупателей. Успешные фирмы довольно часто обнаруживают имитации своих товарных знаков, способные ввести в заблуждение покупателей. Рискуют и молодые компании, пользующиеся коммерческой символикой сходной с уже существующим на рынке продуктом конкурентов.

Во всех случаях выраженного сходства товарных знаков приходится либо защищать свои права в суде, Роспатенте (ФИПС) или ФАС, либо проводить кардинальную переработку торговой марки. Только эксперт может обоснованно утверждать есть ли между вашим и конкурирующим торговым знаком сходство до степени смешения. А окончательное решение принимают исключительно компетентные на то государственные органы. Поэтому во всех подозрительных случаях следует:

1. Проверить, возможно ли доказать наличие или отсутствие сходства до степени смешения.

2. При подтверждении факта схожести товарных знаков получить консультацию специалиста для разработки эффективной стратегии поведения в сложившейся ситуации.

Сходство товарного знака в подробностях

Сходство товарных знаков – уровень похожести средств индивидуализации услуг или товаров, при котором потребители не обнаруживают различий между ними, либо уверены в принадлежности сравниваемых товаров или услуг одному производителю.

В законодательстве определение понятию «сходство» дано в пункте 14.4.2. «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г. № 989).

В рамках, установленных указанным выше нормативным актом, товарные знаки или иные обозначения могут быть сходны по смыслу, фонетически и графически. Нужно заметить, что сходными до смешения признаются товарные знаки, отличающиеся в некоторых деталях, но вызывающие устойчивую ассоциацию друг с другом.

Спорные вопросы, касающиеся сходства товарных знаков рассматриваются в Роспатенте, Федеральном Арбитражном Суде или в Суде по интеллектуальным правам. Обычно к судебным инстанциям обращаются, с иском об оспаривании отказа в регистрации товарного знака, возможны обращения и для защиты компании от недобросовестной конкуренции. Столь же часто рассматриваются дела о введении в заблуждение потенциальных потребителей, и по поводу выявления сходства товарных знаков до степени смешения.

Как определить степень смешения товарных знаков?

Решение суда находится в прямой зависимости от признания наличия сходства до степени смешения. Ориентируясь на «Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (Приказ Роспатента от 31.12.09 № 197), эксперты акцентируют своё внимание не на идентичности деталей или шрифтов, а на общем впечатлении от товарного знака, возникающем у среднестатистического покупателя.

Во многом определение степени сходства до смешения товарных знаков субъективно — строгих и однозначных критериев не существует. Наиболее значимым для суда становится мнение потребителей, определенное в ходе социологической экспертизы или социологического исследования. Именно результаты указанной экспертизы товарного знака на сходство до степени смешения послужат решающим доказательством вашей правоты и помогут выиграть дело.

Социологическая экспертиза товарного знака на сходство до степени смешения необходима:

1. Для защиты товарных знаков, фирменных наименований, коммерческих обозначений, оформления товара, дизайна упаковки и иной интеллектуальной собственности от неправомерного использования сторонними лицами.

2. Для пресечения недобросовестной конкуренции, сопровождающейся введением в заблуждение потенциальных клиентов или подрывом репутации компании через использование схожих до степени смешения товарных знаков.

3. Для разрешения доменных споров.

4. Для отмены или запрета регистрации сходного обозначения.

Примеры успешного практического применения социологических исследований как решающих доказательств в делах по сходству до степени смешения:

Другие примеры использования социологических исследований для доказательства сходства до степени смешения вы можете найти , запросить через форму «Задать вопрос» или по телефону.

Чтобы получить подробную информацию о экспертизе на сходство до степени смешения товарных знаков и защите упаковки или заказать исследование,
позвоните по телефонам:
8-800-500-97-95
8-495-662-97-95 (экспертный отдел).

01 марта 2001

*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.

Свидетельство на товарный знак – универсальный инструмент защиты от недобросовестных конкурентов.

В отличие от имени человека, фирменное наименование организации или название товара, не подкрепленные патентно-правовой защитой, не гарантированы от незаконного использование третьими лицами. Но, если же вы имеете красивое свидетельство на товарный знак (знак обслуживания), то у вас на руках универсальный инструмент защиты от недобросовестных конкурентов.

Охрана товарного знака обеспечивается на основе следующих положений Закона «О товарных знаках»:

П.2 ст. 4: Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

П. 1 ст. 7: Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения: с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Как мы видим из таблицы, инструментарий воздействия на нарушителя исключительных прав на товарный знак достаточно обширен. Применяя его вкупе с вышеназванными нормами закона, можно существенно затруднить или совсем прекратить деятельность любого недобросовестного конкурента.

Виды ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак
Гражданско-правовая	Уголовная	Административна
На основании ст.ст. 15 ГК РФ, 1-4 Закона РФ «О товарных знаках…», в Арбитражный суд направляется исковое заявление о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак и возмещении причиненных убытков. В исковых требованиях указывается о необходимости исключения товарного знака или обозначения сходного с ним до степени смешения из наименования организации, презентационной и рекламной продукции, фирменных бланков предприятия, вывесок и т.п. В обеспечение заявленных требований можно арестовать имущество, рублевые и валютные счета ответчика. Сумма госпошлины: 1000 руб., при наличии материальных требований, добавляется определенный законом процент от их суммы. Так же, использование в рекламе объектов исключительных прав, допускается только с согласия правообладателей Ст. 5 Закона РФ «О рекламе».	На основании ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака», в ОВД подается заявление, с просьбой возбудить уголовное дело. Предварительно делается пробная закупка на физическое лицо товара, маркированного тождественным или сходным с вашим товарным знаком в отношении однородных (указанных в свидетельстве на ваш товарный знак) товаров и услуг. Так же может быть подано заявление в ОВД, на основании ст. 200 УК РФ «Обман потребителей». Так как маркировка товаров и услуг чужим товарным знаком или схожим с ним до степени смешения, порождает введение в заблуждение потребителя относительно производителя, потребительских свойств или качества товара/услуги.	Подается заявление на имя начальника Территориального управления министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства на действия, представляющие собой недобросовестную конкуренцию, а именно –введение потребителя в заблуждение, продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг. Подается заявление в Комитет по защите прав потребителей, с формулировкой «Обман потребителей, введение в заблуждение относительно производителя, потребительских свойств или качества товара/услуги.

Юридическое значение для достижения желаемого результата, т.е. прекращения нарушения исключительного права на товарный знак, имеет один из двух фактов: факт тождества или факт сходства обозначения, использование которого необходимо запретить и зарегистрированного товарного знака.

Тождество обозначения с зарегистрированным товарным знаком – представляет собой полную идентичность (сходство всех элементов).Сходство до степени смешения – подобие, возникающее в результате совпадения восприятия обозначения и зарегистрированного товарного знака. (Обозначение, в общем или в отдельных значимых элементах ассоциируется с зарегистрированным товарным знаком). Сходство должно порождать смешение обозначения и товарного знака потребителями.

Если один из вышеперечисленных фактов имеет место, то следующим шагом необходимо установить однородность товаров или услуг. Под однородностью понимается маркировка обозначением и зарегистрированным товарным знаком товаров или услуг одного и того же рода и вида, причем, такая маркировка создает у потребителя представление о принадлежности их одному изготовителю.
Таким образом, если есть сочетание сходство и однородность или тождество и однородность, то шансы на прекращение нарушения исключительного права на товарный знак, при грамотном юридическом подходе, равны ста процентам.

интеллектуальная собственность, товарные знаки

Ту же задачу в отношении выполняемых работ или оказываемых услуг решает Знак обслуживания. Для упрощения изложения в настоящей статье мы будем использовать только термин «товарный знак».

В самом общем виде можно сказать, что с помощью таких средств индивидуализации как товарный знак можно сделать узнаваемыми и запоминающимися для потребителя свои товары, выделить их из массы однородных товаров.

Разнообразие обозначений и их сочетаний, которые могут использоваться для индивидуализации товаров — огромно. Однако законодатель позволяет регистрировать в качестве товарных знаков только такие обозначения, которые обладают различительной способностью и соответствуют иным предъявляемым к ним требованиям, перечисленным в ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

Важно помнить, что свидетельство о государственной регистрации товарного знака не является каким-то разрешительным документом, дающим право на ведение бизнеса по производству товаров, указанных в этом свидетельстве, — в отличие, например, от лицензии в определенных сферах деятельности. Факт государственной регистрации товарного знака дает совершенно иные полномочия: его владельцу предоставляется исключительное право (своего рода легальная монополия) на использование такого обозначения для индивидуализации товаров. Однако указанная монополия может быть успешной и реализуемой только при условии соответствия товарного знака и другим критериям, которые продиктованы иными законодательными актами, вне зависимости от факта регистрации товарного знака.

Так, суть исключительного права на товарный знак в значительной степени определяется возможностью его правообладателя запрещать или разрешать иным лицам использование обозначений, тождественных зарегистрированному товарному знаку или сходных с ним до степени смешения. То, насколько эффективно может быть реализована запретительная функция товарного знака, напрямую зависит от вида обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, и корректности перечня товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Несмотря на то, что любое обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, по определению обладает различной способностью, то есть способностью отличать товар одного производителя от товаров иных производителей, эта способность может быть выражена в совершенно различной степени, быть сильной или слабой.

В силу законодательных ограничений к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности: простые геометрические фигуры, линии и числа. Вместе с тем, если указанные элементы образуют композицию, дающую качественно новый уровень восприятия обозначения в целом, то они могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, например, рис. 1.

Однако в указанном случае будет охраняться композиционно-цветовое решение в целом, а не отдельные геометрические фигуры и линии в его составе. Кроме того, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово и не имеющие характерного графического исполнения.

Но если такие обозначения оригинально графически проработаны, они могут получить правовую охрану в качестве товарного знака, — впрочем, с теми же ограничениями, какие были указаны выше. Таким примером может служить товарный знак № 558561 (рис. 2), правообладатель которого не вправе рассчитывать на монопольное использование элемента «Ь» в стандартном шрифте или в иной графике.

Также важно помнить, что:

• различительная способность может быть приобретена обозначением, которое ранее её не имело; примером является словесное обозначение «Клинское», прямо указывающее на место производства, но ввиду интенсивного использования одним лицом в отношении пива зарегистрированное в качестве товарного знака на имя этого лица (№ 136680);
• практически любое обозначение, изначально обладавшее различительной способностью, может ее утратить в результате широкого и длительного использования такого обозначения разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров.

Приведем в пример обозначение «КНЯЖЕСКАЯ» (заявка № 2008712638), заявленное в отношении товаров 29 класса МКТУ — колбасные изделия. В государственной регистрации такого обозначения было отказано, поскольку:

• колбасные изделия «Княжеская» на дату подачи заявки (23.04.2008) производились различными лицами в различных регионах РФ. При этом заявитель не был первым, кто ввел обозначение «Княжеская» в гражданский оборот;
• обозначение «Княжеская» не может ассоциироваться в сознании потребителей только с одним изготовителем колбас при наличии на рынке аналогичной продукции с таким же названием разных производителей. В подобном случае исключительное право не может быть предоставлено одному из них.

Обозначения, сами по себе не обладающие различительной способностью, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, в случае, если они не занимают в нем доминирующего положения. Такое исключение из охраны называется «дискламацией».

Суть дискламации заключается в том, что правообладатель товарного знака, содержащего неохраняемые элементы, может запретить иным лицам использовать товарный знак в целом, но не может запретить иным лицам использовать дискламированные элементы отдельно, самостоятельно или в составе другой композиции.

Однако необходимо отметить, что такие элементы влияют на общее зрительное впечатление, формируемое товарным знаком и, как следствие, имеют огромное значение при разрешении вопроса о сходстве до степени смешения товарного знака с иным обозначением. Обозначения могут быть признаны сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Проиллюстрируем это на примере. В одном из судебных дел правообладатель комбинированного товарного знака № 174547 (рис. 3), зарегистрированного в отношении колбасных изделий, предъявил претензии своему конкуренту — производителю аналогичной продукции, использующему обозначение (рис. 4). В указанном товарном знаке словосочетание «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» присутствовало в качестве неохраняемого элемента, поскольку оно представляет собой сведения, касающиеся изготовителя товаров (вид предприятия и его местонахождение), т. е. оно не способно индивидуализировать товары.

При разрешении данного судебного дела позиции экспертов разделились. Так, одни специалисты полагали, что поскольку словесный элемент «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» является неохраняемым элементом товарного знака, то нужно сравнивать только изобразительные части спорных обозначений, отбросив словесные элементы. При этом общее зрительное впечатление, формируемое изобразительными элементами, будет сходным. Другие специалисты утверждали, что при оценке сходства необходимо учитывать все элементы, входящие в товарный знак, поскольку они влияют на общее зрительное впечатление, формируемое товарным знаком. В рассматриваемом деле словесные элементы товарного знака и спорного обозначения оказывают большое влияние на восприятие сравниваемых объектов потребителем и не позволяют считать их сходными до степени смешения. Эта позиция была поддержана судом.

Другим примером может служить товарный знак № 624399 (рис. 5), зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, в который слово «Рыбный» включено в качестве неохраняемого элемента, а цифра «1» стилизована в виде изображения рыбы (т. е. превращена в изобразительный элемент). Факт регистрации такого товарного знака не дает его правообладателю исключительного права на описательный элемент «РЫБНЫЙ» и цифру «1», в том числе в любой ее словесной интерпретации — «один», «первый». Вряд ли правообладатель указанного товарного знака сможет воспрепятствовать использованию обозначений, содержащих слова «ПЕРВЫЙ» и «РЫБНЫЙ», выполненные в иной графике, например, использованию такого обозначения (рис. 6) поскольку общее зрительное впечатление в данном случае будет совершенно иным.

Аналогичная ситуация возникает в связи с объемом правовой охраны следующих товарных знаков, в которых описательные элементы выполнены в оригинальной графике:

• правообладатель товарного знака № 700336 (рис. 7) (неохраняемые элементы — food express) не может запретить иным лицам использование аналогичных слов в иной графике, например, (рис. 8) и (рис. 9);
• Правообладатель товарного знака № 438868 (рис. 10) (неохраняемые элементы: Kompot, full natural fruit & berry) не может запрещать иным лицам использовать какие-либо обозначения со словом «компот», например, (рис. 11).

Важно отметить, что в перечисленных выше товарных знаках неохраняемые элементы прямо указаны в качестве таковых. Вместе с тем необходимо помнить и о так называемой «молчаливой дискламации», то есть о ситуации, когда сведения о товарном знаке не содержат указаний на наличие неохраняемых элементов, однако в действительности такие элементы имеются. Так, правообладатель товарного знака № 478061 (рис. 12) не смог запретить третьим лицам использовать наименование «РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА», несмотря на то, что в товарном знаке нет указаний на исключение из правовой охраны каких-либо слов.

Cуд сделал следующие выводы:

• обозначение «Резиденция Деда Мороза» представляет собой устойчивое словосочетание, являющееся общеизвестным понятием, которое может использоваться участниками гражданского оборота «без ограничений по составу или территории»;
• обозначение «Уральская резиденция Деда Мороза» является производным от обозначения «Резиденция Деда Мороза», в связи с чем нельзя говорить о неправомерности использования обозначения, которое по смыслу шире, чем обозначение, защищаемое товарным знаком № 478061;
• при данных обстоятельствах частичное фонетическое сходство в отношении слабых элементов обозначения и некоторое графическое сходство спорного обозначения с товарным знаком …не могут считаться определяющими.

Таким образом, суд фактически признал наличие в указанном товарном знаке неохраняемых элементов и, как следствие, отсутствие у правообладателя товарного знака права на запрет использования третьими лицами таких элементов, хоть и занимающих доминирующее положение в товарном знаке (Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-58938/2015 от 12.04.2016 г.).

Неоднозначные ситуации могут складываться и в отношении сочетаний букв, которые не воспринимаются как слово, труднопроизносимы ввиду отсутствия гласных букв или наличия одной гласной буквы среди множества согласных, как, например, обозначение «УЗБГМ». Обычно такие сочетания представляют собой сокращения, аббревиатуры. Такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков или включены в них без дискламации, если не имеют оригинального графического исполнения.

Примером оригинальной графики может служить товарный знак № 607296 (рис. 13), в котором слово «GROUP» является неохраняемым, а аббревиатура «drl» выполнена таким образом, что образует индивидуальную, единую композицию со словом «GROUP». Однако, правообладателю указанного товарного знака будет нелегко предъявить претензии о нарушении его исключительного права лицам, использующим обозначение «DRL GROUP» либо только аббревиатуру «DRL» в стандартном шрифте или в ином графическом исполнении.

Как следует из перечисленных выше примеров, графическая проработка, действительно, во многих случаях позволяет зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначения, изначально не обладающие различительной способностью, или добиться включения таких элементов в товарный знак без явной дискламации. Однако оригинальная графика не дает правообладателям подобных товарных знаков правовой охраны указанных элементов самих по себе. Как и в случае с обозначением «Резиденция Деда Мороза», правообладатели товарных знаков, подобных (рис. 13), по общему правилу, не могут претендовать на монопольное использование таких, изначально неохраноспособных, элементов. Следует отметить, что и в общем случае графическая проработка слов в составе товарных знаков далеко не всегда работает на благо правообладателя.

Так, товарный знак должен способствовать выделению потребителями товаров одних производителей среди подобных им товаров других производителей. Однако, правообладатели некоторых товарных знаков, увлекшись их графикой, упускают важность звукового образа и смыслового значения словесных элементов товарных знаков, которые в огромной степени способствуют запоминанию и узнаванию этих средств индивидуализации товаров потребителем.

Например,

• товарный знак (рис. 14) может быть прочитан как «лила», «нина», «нуна», «пупа», «пипа»;
• в товарном знаке (рис. 15) словесный элемент невозможно прочитать однозначно; неясно, имел в виду правообладатель слово «AZOR», «AZUR» или «AZIR», и на охрану какого из этих слов он претендует;
• как звучит словесный элемент товарного знака (рис. 16) — ПАРТА ПЕЦ, СПАРТА ПЭЦ, СПАРТА ПЕЦ, СПАРТАСПЕЦ?

При такой неоднозначности в прочтении и произнесении словесных товарных знаков или словесных элементов товарных знаков существуют огромные трудности в их последующей правовой защите. При любом другом исполнении, например, при использовании любых из перечисленных слов в стандартном шрифте, добиться прекращения использования их иным лицом будет практически невозможно, поскольку нарушитель станет утверждать, что зарегистрированный товарный знак произносится иначе и либо не имеет смыслового значения, либо имеет другое смысловое значение.

В качестве вывода следует отметить, что:

• осуществляя государственную регистрацию графически стилизованного словесного обозначения, не обладающего различительной способностью, вы не приобретаете исключительное право на это словесное обозначение как таковое, оно присутствует в товарном знаке в качестве неохраняемого элемента;
• наличие в товарном знаке (явное или неявное) неохраняемого элемента в значительной степени затрудняет в дальнейшем его правовую защиту.

Вернемся к вопросу, о котором лишь вкратце упоминалось в начале статьи, а именно: сам по себе факт государственной регистрации товарного знака не исключает действия иных законодательных запретов и ограничений в отношении их дальнейшего использования, например, установленных законодательством о защите конкуренции или законодательством о рекламе.

Факт регистрации товарного знака не освобождает его правообладателя от ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Напротив, действия по государственной регистрации товарного знака сами по себе могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. Так, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Следовательно, при наличии соответствующих оснований в ситуации, когда очевидно, что правообладатель регистрирует и использует товарный знак не с целью индивидуализации своей продукции, а для целей причинения вреда иным лицам — конкурентам, в отношении правообладателей таких товарных знаков может быть принято решение о признании их действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Приведем пример: товарный знак № 347507 (рис. 19) был зарегистрирован в отношении товаров 16 и 30 классов МКТУ (кондитерских изделий и их упаковки). Как оказалось впоследствии, подобная регистрация товарного знака была осуществлена в целях преодоления законодательного запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой простую форму товаров.

Однако указанный товарный знак — не что иное как схематическое изображение широко известной упаковки для кондитерских изделий (рис. 18), и правообладатель указанного товарного знака на его основе пытался запретить иным производителям вводить в гражданский оборот и саму упаковку, и кондитерские изделия в такой упаковке. Действия правообладателя этого товарного знака были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Как известно, товарные знаки могут быть использованы их правообладателями совершенно различными способами, в том числе и в рекламе. Однако в рекламе нельзя допускать некорректного сравнения или использования «хвалебных» слов и словосочетаний, таких как «лучший, первый, номер один, самый, только, единственный, супер, исключительный, уникальный, главный, эксклюзивный и т. д.».

Нельзя сравнивать себя с другими, если:

• нет конкретных характеристик сравнения;
• результаты сравнения невозможно проверить;
• содержатся неточные, искаженные, ложные сведения, несопоставимые факты и т. д.

Не составляют исключения и случаи, когда обозначение с такими элементами зарегистрировано в качестве товарного знака, и правообладатель использует в рекламе исключительно свой товарный знак.

Приведем случай использования в рекламе товарного знака со словесным и цифровым элементами «СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ № 1», которое привело к тому, что антимонопольный орган предъявил претензии его правообладателю по факту нарушения законодательства о рекламе.

Так, правообладатель товарного знака № 406142 (рис. 19) активно использовал его для продвижения своей деятельности, в частности при рекламировании услуг фитнес-клуба.

По факту распространения рекламы с использованием словосочетания «СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ № 1» (рис. 20) антимонопольный орган возбудил дело о нарушении законодательства о рекламе. По мнению антимонопольного органа «словосочетание «World Class сеть фитнес клубов № 1» очевидно указывает, что «World Class» является лучшим фитнес-клубом на рынке, при этом какие-либо критерии такого превосходства отсутствуют … в рекламе не указаны конкретные критерии, соотносимые с этим утверждением (например, «первый фитнес-клуб в Монако»)».

При рассмотрении данного дела в антимонопольном органе правообладатель указывал на правомерность использования им словосочетания «сеть фитнес клубов № 1», поскольку оно является частью товарного знака по свидетельству № 406142, воспроизведенного в рекламе. Использование этого словосочетания в рекламе является одним из правомочий правообладателя (Решение Московского УФАС России по делу № 3 5 178/77 15 от 24 марта 2016 г.).

Однако антимонопольный орган этого довода не принял и признал такое использование нарушением Федерального закона «О рекламе». Тот факт, что словосочетание является частью зарегистрированного товарного знака, не освобождает его правообладателя от обязанности подтвердить свое «превосходство», поскольку об этом заявлено, при использовании такого товарного знака в рекламе.

Антимонопольным органом также была учтена позиция Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), согласно которой элементы «СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ № 1» не обладают различительной способностью, носят описательный и хвалебный характер, в связи с чем они были включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

По мнению Роспатента, указанные элементы не служат для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Сказанное позволяет сделать однозначный вывод, что товарный знак подлежит использованию в рекламе в строгом соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о рекламе, а факт государственной регистрации товарного знака каких-либо исключений из законодательных ограничений не предоставляет.

В заключение можно дать следующую рекомендацию: если производитель желает, чтобы словесный товарный знак или словесный элемент товарного знака указывал на вид его деятельности, на характеристики товаров и т. д., то следует стремиться к образному, ассоциативному, а не прямому, характеру такого указания, например:

• товарный знак № 345451 (рис. 21) зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство и ремонт деревянных сооружений, информация по вопросам строительства и ремонта, строительный надзор»;
• товарный знак № 497646 (рис. 22) зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «гамаши; гетры; носки; чулки».

Образные наименования обладают сильной различительной способностью, хорошо выполняют функцию по индивидуализации товаров или услуг, их использование не может расцениваться как нарушение законодательства о рекламе или антимонопольного законодательства, и их защита от неправомерного использования может быть весьма эффективной.